La función esencial de las marcas para determinar el ámbito del derecho exclusivo del titular de la marca (página 2)

Por otro lado, marcas diversas pueden distinguir
productos o servicios similares, e incluso iguales procedentes de
la misma empresa. En este sentido, es válido afirmar que
la marca ha pasado a ser un instrumento fundamental del
empresario para organizar su participación en el mercado y
la comercialización de sus productos o servicios en el
mismo. En el ámbito internacional, la utilización
por un mismo empresario y para los mismos productos de marcas
distintas puede servir para incomunicar los mercados
nacionales.

Entre las sentencias que tratan la indicación del
origen empresarial como función esencial de la marca se
encuentran:

• La antes mencionada Sentencia del Tribunal de
  Luxemburgo de fecha 23 de mayo de 1978, en cuyo apartado 7
  expone: "que ésta garantía de procedencia
  implica que el consumidor o usuario final pueda tener la
  certeza de que un producto marcado que le es ofertado, no ha
  sido objeto, en una fase anterior de comercialización,
  de una intervención realizada por un tercero sin
  autorización del titular de la marca que atente contra
  el producto en su estado originario"…." "que el
  derecho que se reconoce al titular de oponerse a cualquier
  utilización de la marca que sea susceptible de falsear
  la garantía de procedencia así entendida, forma
  parte del objeto especifico del derecho sobre la
  marca".

• La Sentencia sobre asunto No. 3/78 del mismo
  Tribunal de Justicia de fecha 10 de octubre de 1978 que
  falló el caso de "Centrafarm/American Home Products
  Corporation", argumentando que: "a fin de determinar, en
  situaciones excepcionales, el ámbito exacto de este
  derecho exclusivo reconocido al titular de la marca, es
  preciso tener un cuenta la función esencial de la
  marca, la cual consiste en garantizar al consumidor o usuario
  final la identidad del origen del producto
  mercado"…"que no es inherente a ésta
  garantía de la procedencia el que únicamente el
  titular puede identificar el producto mediante la
  colocación de la marca"…"que la garantía
  de la procedencia se pondría en entredicho si un
  tercero tuviese la posibilidad de colocar la marca sobre el
  producto (incluso originario)"[8].

• Sentencia sobre el asunto C-39/97 de fecha 29 de
  septiembre de 1998 en el caso
  "Canon/Metro-Goldwyn-Mayer"[9]
  [10]que argumenta que "…por otra parte,
  en la Directiva (Directiva 89/104/CEE), se precisa que el
  objetivo de la protección conferida por la marca es
  primordialmente garantizar la función de
  origen"…"Procede, además, recordar que
  según jurisprudencia reiterada la función
  fundamental de la marca consiste en garantizar al consumidor
  o usuario final la identidad de origen del producto o
  servicio que con ella se designa, permitiéndole
  distinguir sin confusión posible dicho producto o
  servicio de los que tienen otra procedencia".

La función
indicadora de la calidad

La función indicadora de la calidad en ninguno de
los ordenamientos jurídicos se presenta dentro del
concepto legal de marca, sin embargo, comparte el protagonismo de
la función indicadora del origen empresarial pues la
marca, dicho sea la unión entre el signo y los productos o
servicios captada por los consumidores, ofrece a estos cierta
reputación sobre aquellos. En el caso "Ideal-Santandard"
presentado en el Tribunal de Justicia de las Comunidades
Europeas, el abogado general Gulmann expone la tesis de la
función indicadora de la calidad de la siguiente manera:
"Es indiscutible que en la práctica la marca constituye a
los ojos de los consumidores, una garantía de que los
productos que llevan una marca determinada son fabricados por la
misma empresa o bajo el control de la misma empresa y que se
puede, por lo tanto, pensar que son de la misma calidad. Esta
función esencial de una marca pone al titular en
condiciones de entrar en el juego de la competencia tomando como
base la calidad de su
producto…"[11].

Sin embargo, no puede aceptarse la idea de que la marca
favorece a los consumidores por ser indicadora de una determinada
calidad. Es preferible considerar que los productos que se
ofrecen en el mercado bajo una misma marca tienen iguales
características, esto es, una calidad homogénea.
Interpretar la marca como indicadora de la calidad puede dar a
entender que un producto de marca es de buena calidad en todo
caso, referencia ésta equívoca, pues un producto
puede ser de calidad deficiente pero interesar al público
porque, aún consciente de que hay calidades mejores,
considera que tiene buen precio, o tal vez lo más
relevante sea la rapidez de la prestación del
servicio.

A lo que debe tener derecho el consumidor es a que los
productos o servicios tengan un mínimo de homogeneidad en
los aspectos básicos que condicionan su elección
tanto si son puestos en el mercado por un solo empresario como si
proceden de empresas distintas. Por tanto, debería
obligarse al titular de la marca a adoptar las medidas necesarias
para garantizar esa homogeneidad, particularmente en los casos de
licencias sobre marcas, pero lamentablemente no todos los
ordenamientos jurídicos contienen disposiciones que exijan
al licenciante y/o licenciatario la adopción de tales
medidas.

Particularmente, en los países de la
órbita del common law, sí se exige que el
licenciante de la marca tenga un control adecuado sobre la
calidad de los productos y/o servicios comercializados con la
marca por el licenciatario. Esta es la posición de la
jurisprudencia norteamericana. La doctrina norteamericana afirma
que una licencia de marca sin un control eficiente entraña
el riesgo de que la marca pueda operar como un signo indicador de
la calidad de los productos o servicios. En un pasaje de la
Sentencia de 9 de septiembre de 1971 dictada por el Tribunal
Supremo de los EE.UU., en el caso "SIEGEL vs. CHICKEN DELIGHT,
Inc", el juez Merril afirmó que ha sido completamente
abandonada la concepción histórica de la marca como
signo que denota estrictamente la procedencia del producto,
puesto que el negocio del franshising ha convertido la licencia
de marca en una práctica comercial extendida y se ha
traducido en la formulación de una nueva función de
la marca como representación de la calidad del producto.
Como en efecto, la doctrina norteamericana propugna el
reconocimiento jurídico de la función indicadora de
la calidad y plantea su estrecha vinculación con la
licencia de marca, al extremo de imponerle al titular la carga
del control de la calidad.

Un sector de la doctrina alemana e italiana es contrario
al reconocimiento jurídico de la función indicadora
de la calidad. En el ordenamiento positivo español y en el
Derecho Europeo en general, no se han abordado de manera adecuada
los problemas relativos al control que debe ejercer el
licenciante sobre la calidad de los productos o servicios
distribuidos por el licenciatario bajo la marca
licenciada[12]La falta de regulación legal
sobre el ejercicio del control de la calidad pone en evidencia
gran ambigüedad, dejando en manos del licenciante titular de
la marca todo tipo de iniciativa. La adopción de medidas
de control de la calidad pertinentes depende de las
estipulaciones concertadas entre el licenciante y el
licenciatario en el plano contractual, y por ende cualquier
incumplimiento lo sería contractual y no inicialmente
derivado de un derecho de marcas. La tesis de que corresponde al
titular de la marca regular la función indicadora de la
calidad que la marca desempeña, se recoge en las
conclusiones emitidas por el Abogado General Jacobs en la
sentencia que resuelve el caso "HAG-II", en el Tribunal de las
Comunidades Europeas[13]

La función de asegurar la homogeneidad de los
productos o servicios diferenciados por la marca viene impuesta
básicamente por el propio mercado, pues lo normal es que
los consumidores no se sientan atraídos por productos o
servicios que, aunque diferenciados por la misma marca, pueden
ser distintos de calidad, precio u otras circunstancias muy
relevante para aquellos. Al menos así lo establece el
artículo 46.2 de la Ley de Marcas
Española.

El Tribunal Europeo, lejos de sostener que debe
imponerse al licenciante de la marca la carga del control
efectivo de la calidad, a fin de salvaguardar esta función
de la marca, se limita a señalar que el licenciatario
tiene la posibilidad de establecer en el clausulado del contrato,
las medidas pertinentes de control, por lo que calificamos a este
Derecho de ambiguo y deficiente, que debe ser subsanado por
cuanto la regulación legal de las medidas de control,
constituyen justamente una medida jurídica tendente a
garantizar la subsistencia de la función indicadora de la
calidad en un supuesto de licencia de marca que es el más
problemático al involucrar a un tercero ajeno al titular
el uso de la marca, lo que no ocurre cuando es el propio
dueño de la misma quien usa el signo. Aquí se puede
observar una auto-regulación de la función en tanto
se presume que el mismo se esforzará por mantener una
calidad relativamente constante de los productos o servicios,
basado en la propia actitud que en un sistema de economía
de mercado adopta el empresario titular: interesado en mantener e
incluso superar la calidad de sus productos o servicios porque de
la buena y constante calidad de los mismos depende el triunfo en
la lucha competitiva[14]

La Ley Española No. 22 de 6 de julio de 1994
referida a la responsabilidad del fabricante por productos
defectuosos y Ley General para la defensa de consumidores y
usuarios nos confirma que la función de garantía de
la marca tiene apoyo legal allí donde se impone al titular
de la marca la responsabilidad por los daños ocasionados a
los consumidores por los productos marcados.

Recapitulando lo abordado en el presente acápite,
podemos afirmar que la delimitación de las funciones que
cumple una marca es fundamental, pues en aquellos países
donde se permite al titular de la marca controlar la calidad de
los productos que llevan su marca, aunque dichos productos sean
fabricados por un licenciatario, el titular de la marca tiene en
sus manos otra herramienta más con la que luchar contra el
agotamiento de su derecho cuando el alcance del derecho de marca
se alza para impedir la comercialización no autorizada de
productos protegidos.

El artículo 7.1 de la Directiva 89/104/CEE limita
el contenido de derechos reconocidos en el artículo 5 a la
primera venta, aunque excepcionalmente su párrafo segundo
permite al titular traspasar éste umbral cuando se alteren
características del producto en su ulterior
circulación.

Por tanto, el objetivo primordial de la disciplina es
identificar el origen del producto y dicha finalidad se colma una
vez comercializado aquel, excepción hecha del supuesto en
que el bien sea alterado en su posterior circulación que
se recoge precisamente para salvaguardar dicha
función.

Conclusiones

Las normas jurídicas nacionales e internacionales
exigen que la marca sirva para distinguir productos o servicios
en el mercado, si no, no es marca. A ello se añade en
algunos países como una exigencia legal la función
indicadora de una calidad determinada, elemento que opera como
referente para el consumidor al volverse fiel a un producto. Y
ello es así, porque la marca, en un mundo tan competitivo
y globalizado como el de hoy donde existen tantas opciones y
diversidad para el consumidor, debe ofrecerle protección y
garantía, incluso, cuando los productos son fabricados por
entes distintos al titular de la marca, para que no se altere
ninguno de los atributos de la misma ni se distorsione la
función que vienen a cumplir las mismas en el
mercado.

Bibliografía

• 1. Sentencias del Tribunal de Justicia de la
  UE.

• 2. Sentencias del Tribunal de Primera Instancia
  de las CEE.

• 3. Fernández Novoa, Carlos, Tratado
  sobre Derecho de Marcas, Madrid/Barcelona
  2001.

Autor:

Mcs. Lorely Pérez Vega

Especialista en marcas

Empresa CUBAEXPORT

Lic. Maria Antonia Hevia Roman

Abogada del Bufete Internacional

Lic. Madelyn Rodríguez Lara

Especialista en Política Comercial

Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión
Extranjera

[1] MARTIN ARESPI,P., Comentario al art. 36,
agotamiento del derecho de marca, en Comentarios a la Ley de
marcas, Arazandi 2003, pág. 537.

[2] El apartado 7 de esta sentencia expone:
“es preciso tener en cuenta que la función
esencial de la marca consiste en garantizar al consumidor o
usuario final la identidad del origen del producto marcado,
permitiéndole distinguir sin confusión posible
este producto de los productos que tienen otra
procedencia”….

[3] FERNANDEZ NOVOA, Carlos, “Tratado
sobre Derecho de Marcas”, Nociones Básicas, pp.60,
MarciaL Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A.,
Madrid, 2001, tomado de la doctrina alemana, FEZER
(Markenrecht, pp.70

[4] Debe interpretarse la noción de
empresa, al incluirse en la definición de las marcas, en
su acepción más amplia, incluyendo a todos los
operadores económicos que actúan en el mercado y
que están interesados en identificar y distinguir las
actividades que realizan. BERCOVITZ,A., Comentario al art.4.1
de la Ley de Marcas 1988, pp.119.

[5] Tesis apuntada por SCHECHTER en su
estudio “Fog and Fiction in Trademark Protection, Colum.
L. Rev., 36,1936, pp.64.

[6] En este sentido se pronuncia la Sentencia
del T.J.C.E.de 18 de junio de 2002, (T.J.C.E. 2002,198- caso
Philips vs. Remington) al declarar que la marca debe constituir
la garantía de que todos los productos o servicios
designados por ella han sido fabricados o suministrados bajo el
control de una empresa única a la que puede ser
atribuida la responsabilidad de su calidad.

[7] Como afirman BEIER y KRIEGER (GRUN Int.,
1976, pp.126), el consumidor no permanece indiferente ante el
hecho de que los productos procedan de una empresa seria o de
una empresa de dudosa reputación.

[8] De forma similar constan los
pronunciamientos emitidos por la propia Corte de Justica en las
sentencias resolviendo los casos de “Pfizer
Inc./Eurim-Pharm Gmbh” (1981), “HAG-II”
(1990), “Bristol-Myers Squibb/Paranova A/S”
(1996).

[9] Esta sentencia se apoya en la Primera
Directiva 89/104/CEE, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros de la CEE en materia de
marcas y que declara que: “la protección conferida
por la marca registrada, cuyo fin es primordialmente garantizar
la función de origen de la marca”.

[10] Una declaración similar a la
Directiva se encuentra plasmada en el séptimo
considerando del Reglamento 40/1994 sobre la marca
comunitaria.

[11] Sentencia de fecha 22 de junio de 1994
del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso
“IHT INTERNATIONALE HEIZTECHNICK GmbH y V. DANZIGER/
IDEAL-STANDARD GmbH”, asunto C-9/93). Particularmente es
necesario revelar que años antes el mismo Tribunal, en
el Fundamento No. 13 de la Sentencia de 17 de diciembre de 1990
resolviendo el caso “HAG-II” de manera expresa
proclamó que la marca debe desempeñar la
función de indicar la calidad de los productos o
servicios, cuando argumenta: “Por lo que al derecho de
marca respecta, debe destacarse que éste derecho
constituye un elemento vertebral del sistema de competencia no
falseada que el Tratado pretende instaurar y mantener. En un
sistema de tal naturaleza, las empresas deben estar en
condiciones de atraer la clientela por la calidad de sus
productos o servicios, lo cual sólo es posible si
existen signos distintivos que permiten la
identificación de tales productos o servicios. Para que
la marca pueda desempeñar este papel, debe asegurar que
todos los productos designados con la marca han sido fabricados
bajo el control de una única empresa a la que puede
hacerse responsable de su calidad”.

[12] El Memorándum sobre la marca
comunitaria publicado en 1976 la Comisión de las
Comunidades Europeas, no menciona la función indicadora
de la calidad de las marcas, y en cuanto al control del
licenciante someramente le insinúa cierto deber a fin de
evitar engaño en el público consumidor. La
Directiva de 1980 tampoco incorporó nada al objeto de
regular el control del licenciante, excepto mención
sobre otorgar al licenciante la facultad de invocar su derecho
de exclusiva frente al licenciatario que incumpliese las
instrucciones del titular relativas a la calidad de los
productos o servicios, cuestión esta que de igual forma
fue abordada en la Directiva 89/104/CEE y en igual sentido
abstencionista, la Ley Española de Marcas de 1988.

[13] Sentencia de 17 de octubre de 1990
(asunto C-10/89), caso “HAG-II”, que concluye:
“las marcas premian al fabricante que, sin cejar, produce
artículos de alta calidad, los cuales, por lo tanto,
estimulan el progreso económico. Sin la
protección de la marca los fabricantes tendrían
muy poco incentivo para elaborar nuevos productos o para
mantener la calidad de los ya existentes. Con las marcas puede
lograrse dicho efecto dado que las mismas actúan como
una garantía, a favor del consumidor, de que todas las
mercancías designadas con una marca concreta, se ha
producido por o bajo el control del mismo fabricante y, por lo
tanto, tendrán probablemente una calidad similar. Por
supuesto, la garantía de calidad que ofrece una marca,
no es absoluta, ya que el fabricante queda en libertad de
variar la calidad; sin embargo, esto lo hará por su
propia cuenta y él mismo, y no sus competidores,
sufrirá las consecuencias si permite una
disminución de la calidad. Por consiguiente, a pesar de
que la marca no constituye una garantía legal de calidad
–cuya inexistencia puede haber llevado a algunos a
subestimar la importancia de las marcas-, en términos
económicos ofrece tal garantía que cotidianamente
el consumidor toma en consideración”.

[14] FERNANDEZ NOVOA, Carlos,
“Fundamentos de Derecho de Marcas”, pp. 348.